发明和实用新型专利能否评价外观设计专利的新颖性
张浠娟（福建力华律师事务所）

【问题】
当客户拟就同一产品既申请发明和实用新型专利，又申请外观设计专利时，专利代理人员必然会考虑：
发明、实用新型专利能否作为在先客体（在先设计）、抵触申请来评价外观专利的新颖性？
能否以申请在先公开/公告在后的发明和实用新型专利主张在先权而无效外观专利？
博派论坛、思博论坛、其他法律网对此问题提出了各种看法，下面从专利复审委员会（以下简称复审委）在无效审查中对这一问题的观点入手进行分析，然后引用法律法规及司法解释的沿革来厘清“在先权”的概念。

【无效案例一】WX334，1993
请求人于1991年针对申请日为 1987年12月28日，授权公告日为1988年11月30日的外观设计专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1987年7月31日，公告日为1988年4月20日的实用新型专利，该实用新型专利公告文件中已载明外观设计的造型图，因此根据专利法（1984）第23条的规定，该外观设计不具备新颖性。
合议组的审查决定：请求人所提供的证据1为申请在先公告在后的实用新型专利，由于专利法（1984）第23条中未规定抵触申请破坏新颖性的情形，因此在外观设计专利申请日前申请，又于该外观设计申请日后公告的实用新型专利的技术方案及附图不能抵触外观设计专利的新颖性，该无效宣告理由不能成立。

【无效案例二】WX878，1997
请求人于1994年针对申请日为1991年5月27日，授权公告日为1993年8月18日的外观设计专利向复审委员会提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人提供证据1，即申请日为1991年2月5日，授权公告日为1991年7月31日的实用新型专利。请求人以申请在先公告在后的实用新型专利公开外观专利为由，根据专利法（1984）第23条请求宣告外观设计专利无效。
合议组的审查决定：由于专利法（1984）第23条中规定了申请日前公开或公开使用才能破坏新颖性的情形，而请求人提供的证据1虽申请在先但在外观专利申请日之前并未公开，因此证据1不能破坏外观专利的新颖性。
决定要点：当以一项实用新型专利作为宣告一项外观设计专利权无效的证据时，如果该实用新型专利在这一项外观设计专利的申请日以前已公开，那么，其说明书附图可以作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。相反，在这项外观设计专利申请日以前尚未公开的实用新型专利，其说明书附图不能作为宣告这项外观设计专利权无效的证据。

【分析及引申问题】
“抵触申请”是为了避免对同样的发明和者实用新型专利申请重复授权，从权利类型来看，虽然发明和实用新型专利权与外观专利权为不同类型，但是外观专利也有可能披露发明、实用新型要求保护的技术方案，进而破坏其新颖性。
但是，案例1和2中的审查决定分别从专利法（1984）第23条的两个角度来阐述：前者从专利法（1984）第23条未规定抵触申请破坏新颖性这一否定角度出发，后者从专利法（1984）第23条规定公开破坏新颖性这一肯定角度入手。审查决定虽并未正面解答，发明和实用新型专利不能与外观专利互为抵触申请，但却表明在无效审查程序中，发明和实用新型专利作为无效证据需在外观专利申请日前公告即作为“在先设计”才可采用。
在2000年修改后的专利法第23条中规定，授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
在2008年修改后的专利法第23条中又规定了抵触申请的情形，进而引出如下思考：
在实务中，申请在先公开/公告在后的发明、实用新型专利，其不能作为抵触申请来评价外观专利的新颖性，那能否以在先权为由无效外观专利？

【无效案例三】WX11348，2008
请求人于2007年针对申请日为2004年11月27日，授权公告日为2005年12月14日的外观设计专利（以下简称本专利）向复审委提出无效宣告请求。
请求人的无效理由：请求人在口审当庭提交新证据2，申请日为2003年8月21日，授权公告日为2005年2月16日的实用新型专利。请求人认为本专利与请求人在先的实用新型专利权（新证2）相冲突，根据专利法（2000修正）第23规定请求宣告本专利无效。
合议组的审查决定：
首先，以未提交在先权利相冲突的处理决定或者判决的属不受理情形。关于是否需提供“决定或者判决”才属受理情形，在专利法实施细则（2010）中修订为“证明权利冲突的证据”；
其次，以实用新型与外观为不同类型专利为由，认定不会发生权利冲突。关于此点可从狭义上理解，例如，他人在发明、实用新型专利的申请日前使用的，同样的发明和实用新型专利等，这类情形虽存在权利冲突，但此类权利冲突分别适用专利法（2008）第69条第2款、第9条第1款等具体条款，并不适用第23条。
基于以上两点，合议组对请求人关于本专利与他人在先取得的合法权利相冲突而不符合专利法（2000修正）第23条规定的主张不予支持。

【分析及引申问题】
审查决定以程序问题回避实体问题，并未正面解答实用新型专利是否属于专利法第23条中规定的“在先权”。
那么，发明和实用新型专利是否能纳入专利法（2008）第23条中规定的“他人在先取得的合法权利”中？
下面从立法背景看在先权沿革，以厘清专利法中的“在先权”的概念。

【在先权沿革】
【发布日期】2001.06.22
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）
第十六条　专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

【发布日期】2002.12.28
《专利法实施细则》（2002修正）
第六十五条第三款之规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。

【发布日期】2003.10.29